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专利权属还在打官司,原权利人抢先放弃专利,怎么办

核心结论:专利权属纠纷审理期间,登记的权利人无正当理由向国家知识产权局声明放弃专利权,致使权属主张方胜诉后无法实际取得该专利的,可认定构成恶意放弃,侵害对方合法权益并承担赔偿责任;以”摆脱诉讼”为目的行使权利,欠缺正当利益,超出权利行使的正当界限,主观过错成立。

一、问题提出

专利权属纠纷有一个天然的时间差:从起诉到判决生效,往往要经过相当长的审理周期,而在这段时间里,专利登记簿上的权利人仍然是被告。

这意味着被告手里握着一项”看起来完全合法”的处分权——他可以转让、可以许可,也可以放弃。

于是就出现了一种让人无奈的策略:既然官司可能要输,那就干脆把专利放弃掉,让原告”赢了官司却拿不到东西”。这类操作常被形容为”我得不到,你也别想要”。

问题在于:专利权人放弃自己的权利,难道不是处分权的正当行使吗?这种”自毁式”操作在法律上如何评价?本文将结合案例说明。

二、案例回顾

某机械公司于2012年11月申请了一项专利,登记的发明人为其法定代表人。该法定代表人此前曾在某专用车辆公司任高管多年,离职后申请的涉案专利与其本职工作相关。

2014年10月,某专用车辆公司及其员工以涉案专利属于员工职务发明、相关权利应归公司所有为由,将某机械公司及其法定代表人诉至法院。

2015年3月,在该权属纠纷案件审理期间,某机械公司向国家知识产权局提出放弃涉案专利权声明。三日后,涉案专利因”权利人主动放弃”而失效。几个月后,权属纠纷案件作出判决,认定该员工为涉案专利的发明人,涉案专利属于其在公司工作期间的职务发明,权属归公司所有;某机械公司未提起上诉。

在后来的诉讼中,某机械公司在庭审中陈述,其放弃涉案专利权是基于摆脱诉讼的考虑。

此后,公司两次向国家知识产权局申请撤销该放弃专利权声明,均被驳回,理由是权属纠纷生效判决书中仅对专利权权属作出确认,未对是否构成恶意放弃给予认定。公司为处理恢复权利事宜及本案诉讼,另行支出了恢复权利请求费、专利代理费与诉讼代理费。

公司遂以侵害其合法权益为由另行提起诉讼,请求赔偿。

审理认为:本案中,某机械公司主动放弃专利权的行为,直接导致公司在权属纠纷判决生效后无法实际获得该专利,并在申请恢复权利时遇到障碍,公司因此额外支出费用;侵权行为的行为要件、损害结果要件与因果关系要件均已具备,关键在于某机械公司主动放弃专利权是否存在主观过错。

进一步分析认为:在系列权属纠纷的第一件案件已判决将系争专利权判归公司所有的情况下,考虑到后续案件具有相同的案由与事实基础,某机械公司更应审慎作出影响后续案件所涉专利权效力的行为。其在权属纠纷审理过程中放弃专利权缺乏正当理由,主观上具有恶意,显属具有过错;该行为以有害的方式行使权利,既欠缺正当利益的权利行使主观意图,又造成当事人之间利益失衡,违背公序良俗与诚实信用,超出了权利行使的正当界限。

据此认定,某机械公司放弃涉案专利权的行为构成对公司合法权益的侵害,应承担相应责任。在该认定作出后,国家知识产权局支持了公司关于撤销放弃专利权声明的请求,公司最终取得了涉案专利。

三、裁判规则

其一,放弃专利权是处分权,但处分权不是无限的。专利登记的权利人在法律上确有权放弃专利权,这一处分行为本身在形式上有效——正因如此,国家知识产权局在两次审查中均认可放弃声明的形式效力。但形式有效不等于不承担法律责任,当处分行为的目的与后果损害他人合法权益时,行为人仍需承担侵权责任。

其二,主观过错是认定关键。侵权行为的一般构成要件包括行为、损害、因果关系与过错。本案前三项均已具备,争议集中于过错。认定过错的依据主要有三点:一是明知——行为人知道权属纠纷正在进行且对方主张成立的可能性较高;二是目的不正当——放弃行为并非基于经营需要,而是为了摆脱诉讼;三是时点特殊——在权属纠纷审理期间、尤其是在第一件案件已判决专利归属后实施。

其三,权利滥用规则与诚实信用原则。《中华人民共和国民法典》第七条规定,民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺;第一百三十二条规定,民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。《中华人民共和国专利法》第二十条进一步明确,申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则,不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。这些规定共同构成认定”恶意放弃”的规范基础。

其四,损害赔偿的可诉性。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条规定,行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。本案中,公司为恢复权利而支出的恢复权利请求费、代理费以及为诉讼支出的合理费用,属于因侵权行为直接产生的损害,可以请求赔偿。

其五,行政程序与民事裁判的衔接。本案还揭示了一条实务路径:在权属纠纷生效判决未认定”恶意”时,专利行政部门难以自行撤销放弃声明;而民事裁判对恶意的认定,恰恰为后续的行政撤销提供了依据。民事认定与行政程序之间需要打通,这也是当事人不能只做一头的原因所在。

四、实务操作

对权属主张方而言,在起诉前及诉讼中应做好三件事。第一,起诉时即申请行为保全或诉讼保全,请求禁止被告转让、许可、放弃或变更涉案专利权,这是最直接的防范手段。第二,在诉讼请求中明确列入”确认被告放弃专利权的行为构成恶意”或请求判令被告不得实施放弃行为,为后续行政撤销与索赔留下依据。第三,密切跟踪专利法律状态,定期查询登记簿,一旦发现放弃、转让、质押等变动,立即固定证据并及时向专利行政部门提出异议。

对专利登记权利人而言,需要清楚一点:权属纠纷期间对争议专利的处分存在高度风险。即便在权属争议中认为自己是正当权利人,也不宜实施放弃、无偿转让等减损专利价值的行为;如因经营需要确需处分,应保留充分的商业理由证据,并在处分前书面告知对方,避免被认定为恶意。

对企业而言,还应从用工环节预防此类纠纷:与核心技术人员明确职务发明的归属与奖励,离职时做好成果交接与技术资料管理,避免出现”离职后申请与原单位在研技术相关的专利”这一高风险情形。

五、律师提示

这类案件的启示是:权利的行使方式,同样受到法律的约束。

实践中不少当事人误以为”专利登记在我名下,我想放弃就放弃”,把形式上的处分权等同于不受限制的自由。但从本案的裁判逻辑看,法院审查的重点从来不是”你有没有权利放弃”,而是”你在什么时点、出于什么目的、造成了什么后果地放弃”。一旦放弃行为的目的在于让对方无法获得权利,就越过了正当行使的界限。

对权利被侵害方而言,需要特别注意的是时机的把握:等到权属判决生效后再处理,往往只能事后索赔,而专利可能已经无可挽回地失效。因此,在权属诉讼中同步申请行为保全、把”不得放弃”写进诉讼请求,比事后追责更有实际意义。

最后提示一点:本案还说明,专利行政程序与民事诉讼各有其功能边界。行政部门通常只审查形式要件,实质性判断(如是否恶意)往往依赖生效裁判。当事人在推进维权时,应当把两条路径配合使用,而不是在一条路上反复受阻。

免责声明:本文仅供参考,不构成法律意见。具体法律问题请咨询专业律师。

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糜珺律师

北京德和衡(无锡)律师事务所 · 专职律师

执业证号:13202202210520509

专注公司法律事务:股权架构、合同管理、财税合规、投资并购。

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